BREXIT: zmiany w ochronie znaków towarowych

W związku z brexitem i zakończeniem okresu przejściowego, 1.01.2021 wygasła ochrona unijnych znaków towarowych na terytorium Wielkiej Brytanii. W umowie brexitowej przewidziano jednak dodatkowe rozwiązania prawne, które umożliwiają kontynuację ochrony marki w Zjednoczonym Królestwie. Poniżej przedstawiamy krótko przepisy istotne dla właścicieli znaków towarowych, którzy chcą dalej chronić swoją markę na terytorium Wielkiej Brytanii.

Uzyskiwanie ochrony marki – wnioski o rejestrację znaku składane po 1.01.21

W przypadku wniosków o rejestrację znaków złożonych po 1.01.2021, przedsiębiorcy muszą odrębnie ubiegać się o rejestrację znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej i odrębnie na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Wniosek o rejestrację znaku na terytorium Wielkiej Brytanii można złożyć bezpośrednio do Brytyjskiego Urzędu Własności intelektualnej – UKIPO (procedura krajowa) lub złożyć najpierw podania do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (uzyskując ochronę marki na terytorium UE), a następnie rozszerzyć ochronę na terytorium UK za pomocą protokołu madryckiego (jako znak międzynarodowy, który umożliwia uzyskanie ochrony w ramach jednej procedury także w innych krajach).

Brytyjska procedura – wnioski, będące na dzień 31.12.2020 w trakcie unijnej procedury rejestracji

Jeśli przedsiębiorca złożył w EUIPO wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego, ale urząd nie wydał jeszcze decyzji  (lub wydał ją po 31.12.2020) przedsiębiorca do 30.09.2021 może złożyć w Brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej wniosek o rejestrację brytyjskiego znaku towarowego z zakresem ochrony i z datą pierwszeństwa takimi jak w znaku unijnym. Data pierwszeństwa (tj. data od której obowiązuje ochrona zgłoszonego znaku) – będzie w wielu przypadkach istotna, ponieważ pomiędzy datą złożenia wniosku w EUIPO a datą złożenia wniosku w UKIPO inny przedsiębiorca na rynku brytyjskim mógł zacząć korzystać z identycznej lub podobnej marki i właśnie unijna data pierwszeństwa będzie kluczowa dla uzyskania ochrony.

Automatyczna ochrona dla znaków towarowych zarejestrowanych przed 31.12.20

Zgodnie z umową o wystąpieniu UK z Unii Europejskiej, Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej z dniem 1.01.2021 zarejestrował automatycznie unijne znaki towarowe, jako brytyjskie znaki towarowe – bez konieczności złożenia nowego wniosku czy uiszczenia opłaty. Oznacza to, że uprawnieni do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przed 31.12.2020, automatycznie uzyskali dodatkowe brytyjskie znaki o zakresie ochrony analogicznym jak w znakach unijnych. Jednak odrębny znak oznacza konieczność uiszczania odrębnych (niezależnych od unijnych) opłat za przedłużenie jego ochrony – aktualne koszty przedłużenia ochrony znaku na kolejne 10 lat w Wielkiej Brytanii to koszt 200 GBP za jedną klasę nicejską (klasy wyznaczają zakres ochrony znaku) oraz dodatkowe 50 GBP za każdą dodatkową klasę. Należy też pamiętać, że aby utrzymać ochronę, konieczne jest używanie znaku na terenie UK – brak może być podstawą do jego unieważnienia.

Uwaga na oszustów

Zmiany w zakresie ochrony znaków towarowych spowodowane brexitem będą też niestety z pewnością dobrą okazją dla oszustów, którzy będą podszywać się pod urzędy patentowe i wyłudzać rzekome opłaty za uzyskanie ochrony znaku. Jakiekolwiek opłat dokonujmy więc dopiero gdy upewnimy się, że pismo rzeczywiście pochodzi z właściwego urzędu.

Decyzja o ochronie marki na terytorium UK po stronie przedsiębiorcy

Nowe regulacje dotyczące ochrony marki na terytorium Wielkiej Brytanii to nieunikniona konsekwencja brexitu. Wynegocjowany kompromis pomiędzy UK a UE można uznać za korzystny. Po stronie przedsiębiorców pozostaje jednak decyzja, czy ochrona marki na terenie Wielkiej Brytanii jest istotna dla prowadzonego biznesu. Nieprzemyślana decyzja o zaniechaniu ochrony lub nieuiszczeniu opłaty za kolejny okres ochronny może okazać się nieodwracalna w skutkach – ponowne uzyskanie ochrony może nie być możliwe.

W przypadku wątpliwości co do stosowania nowych przepisów zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie doradzimy jak w nowej pobrexitowej rzeczywistości skutecznie chronić swoją markę w Unii Europejskiej i na terytorium Wielkiej Brytanii.

Andrzej Boboli
Manager | Radca prawny
andrzej.boboli@olesinski.com

Małgorzata Paja
Senior Associate | Dział prawny
malgorzata.paja@olesinski.com